关键词：商标注册 商标转让 先商号权
案例核心价值：商标转让双方要注意对受让商标实施全面的风险预判，避免因失查导致法律风险的发生
相关法条：《中华人民共和国商标法实施条例》(2002年9月15日实施)第二十五条、第二十六条、第二十八条、第三十一条、第四十七条、《中华人民共和国商标法》(2013年修正)第四十二条
基本案情：
2004年3月8日案外人李震宇(以下简称商标转让人)向国家工商行政管理总局商标局申请注册了第3945535号“HWAIL及图”商标(以下简称被异议商标)，指定使用在第16类(裁缝用)划线块、彩色粉笔、裁缝用粉块、印刷出版物等商品上。
2006年11月24日海阳和一服装辅料有限公司以被异议商标系恶意抢注其第3474986号图形商标(以下简称引证商标)为由，向商标局提出异议申请。
本案的第三人张相忠(以下简称商标受让人)自2003年起在浙江金华缝配城从事服装辅料类商品的经营，随着生产销售规模扩大至全国，逐渐意识到商标品牌在经营中的重要性。在首次自行申请商标未果后，便将目光转到了购买(受让)商标上来。2008年3月5日张相忠与转让人李震宇签订了商标转让协议，约定以人民币五万元的价款受让被异议商标。2008年10月31日，双方转让商标经国家商标局许可，转让完成。之后，受让人张相忠作为商标权利人开始投入大量人力、财力宣传被异议商标。
2010～2012年，商标局、商评委、北京一中院、北京高院的被异议商标确权程序相继完成，被异议商标被核准注册。至此，受让人张相忠认为幸福时刻终于到来，被异议商标指定的商品也已经行销全国大部分省市及马来西亚、韩国、日本等国家。
然而，2013年3月27日最高人民法院的一纸提审裁定却打破了受让人张相忠关于未来经营发展的美好规划，异议人和一公司向最高法院提出的再审申请被受理，这意味着凝聚了受让人张相忠多年心血的被异议商标有可能被撤销。
接到商标受让人张相忠的委托后，笔者先后远赴浙江调取了东阳市人民政府、东阳市工商行政管理局、浙江义乌缝配城管理办公室等单位的证明，以期阐述商标受让人并没有抢注的恶意，且在被异议商标注册前后均投入大量物力宣传、使用被异议商标，但这一切均无法对抗异议人和一公司提出的在先著作权的抗辩。在最高法院开庭审理的过程中，和一公司提出其早在1994年就已将涉案商标的图样在韩国提出了注册申请，这意味着该图样的著作权自1994年就已产生并依法受《伯尔尼国际公约》的自动保护。最终在2014年7月31日随着最高法院审判长王闯法官的法槌落下，商标受让人张相忠的被异议商标被不予核准注册，其近十年凝聚的商誉也化为乌有。
法院经审理查明的事实：
原一、二审法院查明的事实属实，最高院予以确认。另查明：1.第三人张相忠的个体工商户营业执照记载，其经营“东阳市虎鹿镇和一服装机械厂”，经营场所为“虎鹿镇虎峰村锦溪”，经营范围及方式为“服装机械及缝纫配件、服装辅料、五金工具、划粉、消失水、笔、工具尺制造”。2.第三人张相忠为证明其积极宣传被异议商标的事实，在再审阶段提交了证据“2010庚寅年中国邮政明信片”，该明信片印有被异议商标，并记载：地址为“浙江省东阳市虎鹿镇锦溪81号”的“东阳和一缝制用品有限公司(厂)”，专业生产批发“熊猫牌隐形划粉、隐形划笔、消失水及消失笔系列”。3.和一公司的企业法人营业执照上记载，其经营范围为“生产服装剪裁用画笔及相关产品，并销售上述所列自产产品”。
裁判结果：
中华人民共和国最高人民法院于2014年7月31日作出〔2013〕行提字第16号行政判决如下：一、撤销北京市高级人民法院〔2012〕高行终字第727号行政判决及北京市第一中级人民法院〔2011〕一中知行初字第2060号行政判决；二、撤销中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2011〕第07339号关于第3945535号“HWAIL及图”商标异议复审裁定；三、中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会重新作出复审裁定。
一审案件受理费100元，二审案件受理费100元，均由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担。
裁判理由：
最高院认为，结合该案再审申请人的申请再审理由和被申请人、第三人的答辩意见，本案的争议焦点为：被异议商标的注册是否违反了商标法第二十八条与第三十一条的规定。
(一)被异议商标的注册是否违反了商标法(2002年)第二十八条的规定
首先，关于被异议商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品是否为近似商品。该案中，被异议商标指定使用的商品为国际分类第16类的1605、1606、1611、1616、1618、1619类似群组中的印刷品、印刷出版物、封蜡、绘画直角尺、速印机、(裁缝用)划线块、彩色粉笔(蜡笔)、裁缝用粉块、做标记用粉笔商品；引证商标核定使用的商品为国际分类第16类的1614类似群组中的画笔商品。各方当事人争议的焦点为：被异议商标指定使用的(裁缝用)划线块、彩色粉笔(蜡笔)、裁缝用粉块、做标记用粉笔，与引证商标核定使用的画笔是否为近似商品。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第15条的有关规定，人民法院审查判断相关商品是否类似，应当考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性；《商标注册用商品和服务国际分类表》《类似商品和服务区分表》(以下简称《区分表》)可以作为判断类似商品或者服务的参考。最高院认为：第一，《区分表》可以作为判断类似商品的参考，但不是唯一判断标准。《区分表》是我国商标主管部门为了商标检索、审查、管理工作的需要，在世界知识产权组织《商标注册用商品和服务国际分类表》的基础上，总结实践工作经验编制而成。《区分表》未穷尽现有的所有类似商品和服务项目，随着社会经济发展，市场交易状况不断发生变化，商品和服务项目亦不断更新、发展，其类似关系也将发生变化。第二，商标的主要功能为标识商品或者服务的来源，因此，避免来源混淆是认定商品或服务类似与否的根本标准，而不能以商品的物理属性作为判断标准。第三，基于避免来源混淆这一标准，应以相关公众对商品或服务的一般认识进行综合判断。就该案而言，使用引证商标的和一公司与被异议商标的注册人张相忠，均为服装辅料行业的经营者，同时，被异议商标指定使用的(裁缝用)划线块、彩色粉笔(蜡笔)、裁缝用粉块、做标记用粉笔，主要为制作服装的辅料，故本案应当以服装辅料行业、服装制造行业的从业者作为判断商品是否类似的“相关公众”。根据最高院查明的事实，和一公司与第三人张相忠的营业执照等材料均显示，在服装辅料领域，由于技术进步，传统的“划线块”“粉块”“粉笔”正逐步发展为“隐性划粉”“隐性划笔”“消失笔”“剪裁用画笔”。因此，对于服装辅料行业、服装制造行业的从业者而言，上述商品虽在形状、材质等物理属性上存在差别，但在功能、用途、销售渠道、消费群体等方面基本相同，应属于类似商品。该案引证商标核定使用的商品为“画笔”，作为在一定媒介上标注线条或图案的工具，涵盖了“剪裁用画笔”“粉笔”“隐性划笔”；与(裁缝用)划线块、裁缝用粉块相比较，虽在形状、材质等物理属性上存在差别，但功能基本相同，均为标注线条或图案的工具，其用途存在交叉重合。尤其是技术进步后，服装辅料行业逐步采用以特定材质原料生产的画笔，既方便在布料上标注裁剪线条，又可满足裁剪成型后无需清洗即可隐去标注线条的要求。因此，对于服装辅料行业、服装制造行业的从业者而言，被异议商标指定使用的(裁缝用)划线块、彩色粉笔(蜡笔)、裁缝用粉块、做标记用粉笔，与引证商标核定使用的画笔构成近似商品。商标评审委员会第07339号裁定以及本案一、二审判决对此认定有误，最高院院予以纠正。
其次，关于被异议商标与引证商标是否为相同或近似商标。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第14条规定：“人民法院在审理商标授权确权行政案件中判断商品类似和商标近似，可以参照《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的相关规定。”根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条的规定，商标相同，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，二者在视觉上基本无差别；商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。该案中，被异议商标由熊猫图案及英文字母“HWAIL”构成，引证商标由熊猫图案及韩文字母“
”构成。由于两商标中的熊猫图案均占据商标标识的大部分，且被异议商标的熊猫图案与引证商标的熊猫图案完全相同，以相关公众的一般注意力为标准，在隔离状态下进行比对，被异议商标与引证商标的主要部分相同，整体结构相似，因此构成近似商标。
综上，最高院认为，注册在印刷品、印刷出版物、封蜡、绘画直角尺、速印机上的被异议商标，与注册在画笔上的引证商标不构成相同或类似商品上的相同或近似商标；注册在(裁缝用)划线块、彩色粉笔(蜡笔)、裁缝用粉块、做标记用粉笔上的被异议商标，与注册在画笔上的引证商标构成类似商品上的近似商标。
(二)被异议商标的注册是否违反了商标法(2002年)第三十一条的规定
和一公司申请再审称，其在被异议商标申请注册日前已经在裁剪用画笔商品上使用了与被异议商标相近似的商标，且具有一定影响，故被异议商标的注册违反了商标法第三十一条的规定。最高院认为，就和一公司在异议复审阶段提交的证据来看，均为被异议商标申请注册日之后使用的证据；就和一公司在诉讼阶段补充提交的证据来看，一方面，这些证据在异议复审阶段未向商标评审委员会提交，并非商标评审委员会作出第07339号裁定的依据；另一方面，这些证据从证明力来看亦不能证明和一公司的该项主张。故和一公司该项申请再审理由不能成立，最高院不予支持。
和一公司并称，被异议商标的注册侵害了其在先商号权。最高院认为，由于被异议商标的主要部分为熊猫图案，和一公司商号的主要部分为文字“和一”，两者差别明显，故和一公司该项申请再审理由不能成立，最高院不予支持。
和一公司另称，被异议商标的注册属于恶意注册，违反诚实信用原则。最高院认为，诚实信用原则是民商事主体在民商事活动中应当遵循的一项基本原则，商标的申请注册也应当遵循这一原则，商标法第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条、第四十一条等有关规定，均为这一原则在申请注册商标过程中的具体体现。但是，商标法并未将“违反诚实信用原则”作为一项独立的不予核准商标注册的法定理由，故商标主管部门基于依法行政原则，不能直接依据诚实信用原则作出具体行政行为；并且，本案和一公司所主张张相忠违反诚实信用原则的具体情况，已为商标法第三十一条规定所涵盖，商标评审委员会及本案一、二审法院对此均作出了相应评判，故和一公司该项申请再审理由不能成立，最高院不予支持。
此外，第三人张相忠在再审程序中主张，和一公司2006～2009年连续三年未对营业执照进行年检，违反了商标法第四十四条的规定，应撤销和一公司的引证商标。最高院认为，张相忠该项主张超出本案审理范围，最高院不予审理。
综上，和一公司的部分申请再审理由成立，第07339号裁定与一、二审判决所认定的事实不清，适用法律错误，应予撤销。商标评审委员会应当重新作出复审裁定。
案件评析：
纵观该案，商标受让人耗时近10年时间经历了从获权到失权的大喜大悲。究其原因，对于商标转让中的法律风险的忽视导致盲目的投入宣传才是根本所在。如以对商标的需求作为全部受让动因，忽视对商标转让人的背景调查；轻信商标转让人的承诺，忽视对受让商标是否存在类似商标的检索预警；忽视受让商标近似族群商标的注册，将商誉全部集中于受让商标等等。
(一)熟悉法律关于商标转让的相关规定
《商标法》第四十二条规定：转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。
《商标法实施条例》第二十五条规定：转让注册商标的，转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后，发给受让人相应证明，并予以公告。
转让注册商标的，商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让；未一并转让的，由商标局通知其限期改正；期满不改正的，视为放弃转让该注册商标的申请，商标局应当书面通知申请人。
对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请，商标局不予核准，书面通知申请人并说明理由。
《商标法实施条例》第二十六条规定：注册商标专用权因转让以外的其他事由发生移转的，接受该注册商标专用权移转的当事人，应当凭有关证明文件或者法律文书到商标局办理注册商标专用权移转手续。
《商标法实施条例》第四十七条第1款规定：商标注册人死亡或者终上，自死亡或者终止之日起1年期满，该注册商标没有办理移转手续的，任何人可以向商标局申请注销该注册商标。
(二)商标转让具有不同的法律情形
1．商标权转让：已被核准注册的商标的商标权的转让。
2．商标申请权转让：商标在申请中，尚未获准注册的商标的转让；上述情况必须通过商标局办理申请，经过审查获得公告后，转让才能得到法律确认。
3．已经使用的商标，或经过设计被认为具有商标价值的商标，但未曾向商标局递交申请的商标转让。
4．已被注销或撤销的注册商标，或者在有效期以外、未续展的注册商标。
属于3、4项情况的，转让无须通过商标局，或者说不存在商标转让的问题。
5．已被质押的商标或已被冻结的商标不得转让或移转：被人民法院冻结的商标以及办理了质押登记的商标，在冻结期和质押期内，未经人民法院和质权人的同意，该商标不得转让。将被法院查封的注册商标申请办理转让，结果一定会被商标局驳回。因为，法院查封后应当将查封通知书发送给商标局执行。以前有些地方法院没有及时将查封通知书发送给商标局，商标局在不知情的情况下核准了被查封商标的转让，但需要将有效的查封通知书补给商标局，商标局撤销先前的转让核准文件。至于未经商标局审查核准的商标转让，即便有合同，但是由于没有经过登记而无法获得商标权。
6．因赠与、继承产生的商标权转让：指注册商标所有人死亡(自然人)或终止(单位)后，由继承其权利的义务的自然人、法人或者其他组织继受其注册商标专用权。主要有下列情形：注册人(自然人、个体经营户)因死亡继承注册商标的；注册人(企事业单位)因分立、合并或改制等原因消亡后，分立、合并或改制后的单位需办理商标过户的；企业破产后由清算小组对其商标进行处置的；依据生效的法律文书对注册商标强制执行转让过户的；其他因转让以外的事由发生注册商标专用权人移转的；已许可他人使用的商标的转让。
依据现行法律规定，发生在许可后的商标转让合同不能影响在先的许可合同的效力，被许可人在许可合同有效期内仍可以继续使用该商标。因而受让人需充分了解转让商标的各方信息至关重要。
(三)注意审查注册商标转让人的主体资格
1．商标注册人名义地址是否与营业执照上的名称和地址一致
转让人企业营业执照上的名称和地址，与被转让商标注册证上的名称和地址不符合的，商标局将驳回转让申请。根据《商标法》的规定，注册商标所有人的名称、地址发生变更的，必须办理变更手续。
2．防止转让人重复转让注册商标
受让人不能只是听信转让人的说辞和提供的商标注册证书，必须调查转让人是否为商标注册人，转让人名称与商标局档案记录的申请人名义是否相符。由于商标局审查商标转让申请的周期已经延长到6～12个月，有时候单从商标局的《中国商标网》还难以获得准确的信息。
(四)一并转让需要具体问题具体分析
转让方名下的商标如果形成一个品牌系列的，必须一并转让，有三种情况务必注意：
1．形成一个品牌的组合部分，比如注册在19类地板商品上的“圣象”与“powerdekor”以及大象图形注册商标，虽然可能是3个注册商标，在品牌形成过程中却是一个整体；消费者早已经认知为一个品牌整体。
2．形成一个品牌的商品与服务的发展延伸部分，比如“圣象”“powerdekor”和大象图形商标在20类家具、2类的油漆、涂料以及其他商品与服务上注册或申请中的商标。
3．形成一个品牌名称的发展延伸部分，比如“圣象康逸”“圣象莫奈”之类的注册或申请中的商标。
如不同时办理转让申请，商标局可能会将申请人已经申请的转让事项给予驳回。
4．有些地方法院对《商标法实施条例》第二十五条规定的理解不到位或其他原因，将属于一并办理移转的商标判处给两个或以上的单位(或个人)的情况也会发生，当商标局驳回时，就意味着地方法院必须纠错，否则，商标移转无法实现。
5．属于遗产继承的商标移转，遗嘱或财产分割协议需要公证。遗嘱或财产分割协议同样需要按照《商标法实施条例》第二十五条规定，否则，商标局将驳回商标移转。
当然，被转让或移转商标的相同或近似判定，是一个复杂的问题，受到品牌使用情况、消费对象、知名度以及审查标准等各方面的影响，必须具体情况具体分析，无法一概而论。审查官员个人的认知因素也会影响到审查结果。如果当事人不服商标局的驳回裁定，可以在规定的期限内向商标评审委员会提出复审申请。
(五)了解商标转让申请办理的一般程序
1．商标转让申请所需要的文件：双方的主题资格证明，营业执照副本或身份证件、转让协议、公章，通常情况需要核对原件和签字；如果是注册商标转让的，需要核对商标注册证原件，如果是申请商标转让的，需要核对商标局的商标受理通知书原件。填写《商标转让申请书》，双方盖章签字。
2．商标转让申请书符合要求上报商标局后，预计在3～6个月出具受理书，办理商标转让申请的整个周期为6～12个月，也有可能更长些。
3．除了执行法院判决、遗嘱等特殊情形的商标移转转让，绝大部分的商标转让，都需要签署协议。这类协议、合同，在法律上除受《合同法》规制外，还受《商标法》的制约。协议或合同在约定双方权利义务的时候，需要考虑权利不确定期间风险的规避或承担法律责任等各种因素，也须考虑到转让一旦被驳回，受让方的权利问题，以及变更协议等条款。因此，制作一份完善的商标转让协议(合同)十分重要，最好请资深专业律师参与起草。
综上所述，商标转让或商标移转，是个严肃而专业的法律事务，其中存在的种种的隐藏风险应当引起转让(移转)双方的足够重视。
承办律师：秦 鹏
