适用惩罚性赔偿应当具有故意及情节严重两个条件。本案中涉案商标知名度高，为相关公众广为知晓，原告生产的装载机销量为全球首位，被告作为生产装载机产品的专业企业理应知晓并合理避让，却仍然实施侵权行为，侵权故意明显。关于情节严重，被告股东及法定代表人此前曾因商标侵权被起诉，在达成调解并赔偿后，而被告继续使用莱州柳工机械有限公司拼音首字母一致的LZLG标识以及“liugongjixie"域名，虽主体有所不同，但实质上系再次实施类似侵权行为，应当认定为情节严重。故本案符合适用惩罚性赔偿条件。
基本案情
原告系第4788563号柳工、第4788561号LM5CMIG注册商标的被许可使用人，涉案商标在工程机械领域相关公众中处于驰名状态。被告山东乾装为一人有限责任公司，发起人股东为被告任涛，监事为被告潘小艳，被告莱州辰宇发起人股东为任涛、潘小艳。
被控侵权的第21758670号“柳装重特”注册商标注册人为莱州柳工机械有限公司，该公司于2017年11月6日注销，清算报告中未涉及该注册商标，该商标的权利人的发起人股东为被告任涛、潘小艳。
2020年原告发现被告山东乾装企业官网、宣传手册及销售网点处展示的系列产品及厂房显著位置带有“柳装重特”商标、“柳工重特”标识、“LZLG”标识、“LGZT”标识，在被控侵权产品“环保信息标签”中标明的机械生产企业为被告莱州辰宇，四被告使用的被控侵权商标系复制、摹仿第4788563号、第4788561号注册商标。
被告山东乾装虽然登记使用的域名为“sdliuzhuang.com”,但点击该域名后直接跳转到“liugongjixie.com"域名，该域名的注册主体为莱州柳工机械有限公司。莱州柳工机械有限公司曾因侵犯“柳工”注册商标一案被涉案商标权利人诉至烟台市中级人民法院，后经法院主持达成调解协议，莱州柳工机械有限公司系被控侵权商标、域名的权利人，其注销协议中未对被控侵权商标、域名作出处置，该公司的发起人股东任涛、潘小艳主观恶意极其严重。
综上，本案是由被告任涛、潘小艳实际控制的被告山东乾装、莱州辰宇具体实施的反复侵犯原告处于驰名状态的涉案商标、企业字号、网络域名的侵犯商标权及不正当竞争案件，应当判决禁止被控侵权商标、标识、域名、字号的使用并赔偿原告经济损失和合理开支。
争议焦点
本案是否符合适用惩罚性赔偿的条件及惩罚性赔偿数额计算。
法院裁判
青岛市中级人民法院经审理认为，首先，涉案商标知名度高，为相关公众广为知晓，原告生产的装载机销量为全球首位，被告山东乾装、莱州辰宇作为生产装载机产品的专业企业理应知晓并合理避让，而被告却使用“LZLG”标识及“liugongjixie”域名，搭便车的故意明显。其次，被 告山东乾装、莱州辰宇的股东及法定代表人任涛为莱州柳工机械有限公司的原股东及法定代表人，在(2017)鲁06民初24号案件中，广西柳工集团有限公司已经起诉莱州柳工机械有限公司侵害原告商标权的相关行为并调解赔偿相关损失，而被告继续使用莱州柳工机械有限公司拼音首字母一致的LZLG标识以及“liugongjixie"域名，虽主体有所不同，但实质上系再次实施类似侵权行为，应当认定为情节严重。综上，法院对于对原告要求惩罚性赔偿的请求予以准许。
法院对损失赔偿的基数与倍数分别予以分析：
惩罚性赔偿基数：
关于被告获利，法院认为，涉案商 标许可费参照依据为原告与柳工集团签订《商标授权使用协议》支付的相关费用，由于该授权协议涉及商标众多，难以 准确区分本案涉案两商标的许可费，故最终确定以被告获利作为计算基数。《商标民事纠纷案件司法解释》第十四条规定， 商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益，可以根 据侵权商品的销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单 位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。本 案中，关于侵权产品单价，在原告提交的琴岛公证处的公证书中，销售人员认可ZL932装载机零售价为35000元，故该 价格可以作为侵权产品的单价。关于产品利润率，原告提交 了上市公司的平均毛利率25%作为依据，由于该数据为毛利 率，故本院酌情调整至15%作为产品利润率。关于销售数量， 被告山东乾装网站上有“公司致力于成为中小型装载机制造 专家，为客户提供好的产品和服务，厂区占地面积80000平 方米，固定资产7000万元，装载机年生产能力可达万台” 等宣传内容，在被告并无证据证明其年销量仅有其陈述的 “几十台”的情况下，原告主张年产量100台较为合理。关 于侵权行为持续时间，本院认为，liuongjixie.com域名系 莱州柳工机械有限公司2016年10月25日注册，2017年3月8日莱州柳工机械有限公司与广西柳工集团有限公司达成 调解协议，约定莱州柳工机械有限公司在企业名称和产品上 不再使用“柳工字样”，双方均放弃追究本协议约定以往的 其他违约责任和经济损失。在此之后，与莱州柳工机械有限 公司曾为同一股东及法定代表人的被告山东乾装继续使用 LZLG标识以及“liugongjixie”域名,在山东乾装没有提供 相反证据的情况下，本院认为侵权行为应当自调解协议达成 之日起计算。结合上述因素计算，被告的侵权获利已经远超 原告所主张的70万元，故本院对原告要求以70万元作为惩 罚性赔偿的基数予以支持。
关于惩罚性赔偿的倍数，《惩罚性赔偿司法解释》第六条规定，人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时，应当综合 考虑被告的主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。本案中，被告山东乾裝、莱州辰宇使用与原告商标近似 的标识、域名，且在其关联公司已被诉之后仍使用，主观过错明显，但同时，原告及其关联公司广西柳工集团有限公司 在(2017)鲁06民初24号案件的公证书中已经涉及“LZLG” “liugongjixie"等侵权行为的情况下，并没有及时积极的 主张权利，对侵权损失的扩大亦有一定的责任，故本院酌情确定被告赔偿数额为其侵权获利的三倍，结合原告在本案中支出的律师费、公证费等合理维权费用，本院确定被告山东乾装、莱州辰宇赔偿原告经济损失及合理支出共计220万元。
律师评析
本案明确了惩罚性赔偿的适用条件与惩罚性赔偿数额的计算方式。
（一）惩罚性赔偿的适用条件
1、“情节严重”的内涵。
“情节严重”一般是指事件的发展演变过程在时间、程度、范围、后果等方面的影响恶劣。对于知识产权侵权行为而言，判断是否属于“情节严重”需要从该侵权行为发生、发展、诉讼及终结的整个过程加以审视，考察其在时间、规模、市场、诉讼、效果等方面所造成的消极影响，一般不涉及行为人的主观状态。
2、“情节严重”的认定情形。
《知识产权惩罚性赔偿司法解释》第四条第一款列举要综合考量的因素包括侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等。第二款举出六种可以认定为“情节严重”的情形：（1）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（2）以侵害知识产权为业；（3）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（4）拒不履行保全裁定；（5）侵权获利或者权利人受损巨大；（6）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康。
考察典型案例和相关在先案例，除《知识产权惩罚性赔偿司法解释》中列明的上述情形外，认定为“情节严重”的具体情形还可以包括：
（1）侵权行为对权利人的商誉、市场份额等合法权益造成严重损害。在“小米生活”案中，法院认为：涉案“小米”商标为驰名商标，具有较高的知名度、美誉度和市场影响力。涉案侵权产品在2018年、2019年被上海市市场监督管理局认定为不合格产品。且从涉案店铺商品评价可知，部分用户亦反映被控侵权商品存在一定的质量问题。因此，二被告在被控侵权商品上使用“小米生活”商标，在一定程度上会降低消费者对于“小米”驰名商标的信任，导致该商标所承载的良好声誉受到损害，故对于涉案侵权行为应加大司法惩处力度。
（2）构成举证妨碍。在“百岁山”案中，法院在列举构成“情节严重”的考量因素中提到：在诉讼过程中，经本院释明后，被告仍未在指定期限内提供其销售情况及销售记录，拒不配合以便于确定其侵权获利情况。在“卡波”技术秘密案中，法院在列举“情节严重”的考量因素中也提到：当一审法院责令安徽纽曼公司限期提供获利数据并附财务账册和原始凭证时，安徽纽曼公司虽提交资产负债表和利润表，但无正当理由拒不提供财务账册和原始凭证，导致本案最终无法查明全部侵权获利，构成举证妨碍。
（3）滥用管辖权异议。在“AWS”商标案中，法院在列举“情节严重”的考量因素中提到：在本案诉讼过程中，光环新网公司和亚马逊通公司滥用程序性权利，提出明显不能成立的管辖权异议并就该管辖异议裁定提出上诉，故意拖延诉讼进程，进一步加剧了侵权行为的影响，扩大了商标权人的损失。
3、本案确有适用惩罚性赔偿的必要。
（1）本案被告的侵权行为符合适用惩罚性赔偿的主观要件。
通过考察典型案例和相关在先案例可知，“故意”应当是主观故意的心理状态，既包括直接故意也包括间接故意，即侵权人主观上明知自己的行为会导致侵权结果的发生，而希望或放任这种结果发生。《知识产权惩罚性赔偿司法解释》第三条第一款列举要综合考量的因素中，特别指出被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；被告实施盗版、假冒注册商标行为的。
本案中，被告三任涛与被告四潘小艳系夫妻关系。被告一柳装公司与被告二辰宇公司及莱州柳工机械有限公司均系被告三、被告四实际控制，上述公司在任职人员、产品标识、办公地点、联系方式、业务范围等方面均存在混同，系为了实施反复侵权之目的而设立。特别是（1）莱州柳工机械有限公司曾因侵犯“柳工”驰名商标被诉至烟台市中级人民法院，但被告三与被告四却利用被告一、被告二继续实施被控侵权行为；（2）被告控制的莱州柳工机械有限公司曾于2016年10月21日向国家知识产权局提出“柳工重特”商标注册申请，后因与原告驰名商标相同被驳回，但本案被告仍在继续生产、销售“柳工重特”挖掘机产品；（3）本案被告以商业目的进行“liugongjixie.com”（柳工机械）域名注册且在该域名网站商业交易的行为系故意造成与原告提供的产品、服务或者原告网站的混淆，误导网络用户访问其网站进行商业交易；（4）被告一在其官网中及被控侵权产品上展示的字号以“柳装”为核心，其与原告知名度较高的企业字号具有高度的相似性，结合被告二、被告三、被告四的系列使用行为，其擅自使用了原告有一定影响的企业名称，使得被控侵权产品足以引人误认为是原告的商品或者与原告存在特定联系，四被告不具有合理解释，其使用行为难谓正当。
（2）本案被告的侵权行为符合适用惩罚性赔偿的客观要件。
通过考察典型案例和相关在先案例可知，判断是否属于“情节严重”需要从该侵权行为发生、发展、诉讼及终结的整个过程加以审视，考察其在时间、规模、市场、诉讼、效果等方面所造成的消极影响。《知识产权惩罚性赔偿司法解释》第四条第一款列举要综合考量的因素包括侵权手段、次数，侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果，侵权人在诉讼中的行为等。第二款举出可以认定为“情节严重”的情形：因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；以侵害知识产权为业；伪造、毁坏或者隐匿侵权证据等。
本案中，被告三、被告四采取反复、多次、长时间、大规模的实施被控侵权行为，特别是（1）因侵权被烟台市中级人民法院认定后，在本案中再次实施相同或者类似侵权行为；（2）自2015年莱州柳工机械有限公司成立至本案案发时，实施持续长达6年的被控侵权行为；（3）莱州柳工机械有限公司名下的被控侵权商标、被控侵权域名，在其注销协议中并未作出处置，但在本案审理过程中，被控侵权商标却已经转移至被告任涛名下，可见其并未因本案案发而停止被控侵权行为，反而准备继续大规模的实施被控侵权行为；（4）原告申请法院对四被告进行财产保全，但被告在委托专业律师代理的情况下，仍针对本案的管辖提出异议并在被驳回后提出上诉，恶意拖延诉讼致使法院共计保全仅几万元人民币的财产，进一步加剧了侵权行为的影响，扩大了商标权人的损失。
（二）惩罚性赔偿数额的计算方式
在符合知识产权惩罚性赔偿制度适用的法律要件的前提下，需要确定惩罚性赔偿的法律后果，其中第一个方面就是确定惩罚性赔偿的基数。知识产权惩罚性赔偿的基数包括权利人的实际损失、侵权人的违法所得、许可使用费的倍数、举证妨碍推定参考原告的主张和提供的证据所确定的赔偿数额。
在惩罚性赔偿适用中，以实际损失或者侵权获利作为赔偿基数时，既可以精确计算，也可以裁量性确定。典型案例和在先案例中也有较为明确的指引。特别需要指出，关于基数的确定，不应机械理解适用法条。在广州天赐公司、九江天赐公司诉华某、刘某、安徽纽曼公司等侵害技术秘密纠纷案【（2019）最高法知民终562号】中，原审法院认为：基数固然重要，但机械认为只要基数的全部数额不能查明就不能适用惩罚性赔偿，将严重影响该制度功能的发挥，使恶性侵权者轻易逃避法律惩罚。据此原审法院认为，既然基数全部数额查明时可以适用惩罚性赔偿，举重以明轻，部分数额能够确定时也可就该部分适用惩罚性赔偿。最高院在二审中，对此观点予以确认。
另外，在阿迪达斯公司诉阮国强、阮永义侵害商标权纠纷案【（2020）浙03民终161号】中，二审法院认为：人民法院应准确理解和把握“难以确定”的标准，不宜简单要求精确计算。一审法院未能全面、客观认定阿迪达斯公司提供的证据，亦未能引导当事人准确主张计算损害赔偿数额的方式，直接根据商标法第六十三条第三款确定的方法计算损害赔偿数额，且最终确定的损害赔偿数额20万元畸低，未能与充分反映正邦公司的侵权情节，应予纠正。据此，或许可以得出如下结论：（1）“被告违法所得数额”和“因侵权所获得的利益”的含义相同。知识产权侵权惩罚性赔偿司法解释之所以规定“以被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数”，是因为立法不一致造成的，专利法、商标法、种子法、反不正当竞争法相关条文均采用“侵权人因侵权所获得的利益”或者“侵权人获得的利益”，但是著作权法采用了“侵权人的违法所得”的表述。虽然法律文本表述有所不同，“被告违法所得数额”和“因侵权所获得的利益”的含义相同。就其计算而言，在平衡身体公司诉永康一恋运动器材有限公司商标侵权案中，人民法院根据产品单位利润=产品售价-产品成本，计算得出侵权产品的单位利润在678元-930元之间；再根据侵权获利=侵权产品销售量*产品单位利润，推算出被告对侵权产品的获利至少在101.7万元-139.5万元之间。（2）侵权损害赔偿数额按照侵权人因侵权所获得的利益确定时，侵权人的侵权获利应当与侵权行为之间具有因果关系，因其他权利和生产要素产生的利润应当合理扣减。亦即，在计算侵权损害赔偿额时，应考虑涉案知识产权在被诉侵权产品生产中所占的技术比重及其对销售利润的贡献。例如，在广州天赐高新材料股份有限公司等与安徽纽曼精细化工有限公司等侵害技术秘密纠纷案中，最高人民法院知识产权法庭认为，“原审法院在确定侵权获利时，未考虑涉案技术秘密在卡波整体工艺流程中的作用，同时也未充分考虑除涉案技术秘密信息之外的其他生产要素在卡波产品生产过程中的作用，有所不当，在此本院依法予以纠正。综合考虑涉案被侵害技术秘密在卡波产品生产过程中所起的作用，本院酌情确定涉案技术秘密的贡献程度为50%，因此对于安徽纽曼公司的侵权获利，本院根据原审法院确定的数额并考虑涉案技术秘密所起作用，取整数确定为600万元。”
1、以被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益作为计算基数时的考量因素。
关于被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益的确定，可以考量的因素有：（1）侵权产品销售量与该产品单位利润的乘积；侵权产品单位利润无法查明的，按照权利人商品的单位利润计算；（2）侵权人的营业利润与被诉产品所占比重与该产品销售数量的乘积；（3）侵权人自认的销售数量及价格；（4）公证书显示的产品销售数量、评价数量及价格；（5）侵权人被行政管理部门查处的侵权产品数量及价格；（6）侵权人相关专用账户的资金流水情况；（7）侵权人纳税情况、增值税开具及认证情况；（8）侵权人网站、宣传资料、年度报告等公开披露的相关数据等。
司法实践中被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益可以根据销售量乘以该产品的单位利润计算。在“鄂尔多斯”案中，法院认定：被告实施被控侵权行为的获利可以通过侵权产品销售总数、产品单价以及产品合理利润率三者之积确定。在单位利润无法获取的情况下，也可先按照售价计算出全部销售额，再以行业平均利润率进行折算。在“小米生活”案中，法院认定：侵权人获利为被告销售额与利润率之积。
2、以许可费倍数作为计算基数时的考量因素。
关于许可费倍数的确定，重点在于确定许可费用的真实性和可比性。可以考量以下因素：（1）有无签订许可合同，许可合同是否备案；（2）许可合同是否实际履行，有无支付凭证；（3）许可合同的对象、许可的方式、范围、权限与被诉侵权行为的关联性；（4）许可人与被许可人之间是否存在亲属关系、关联关系等利害关系或交叉许可等特殊商业关系；（5）许可费是否受到外在因素的影响，如许可人或被许可人受到破产清算、并购重组或涉及重大诉讼等。
在“欧普”案中，法院根据在案证据认定涉案商标每年的许可使用费为36.5万元/年，计赔的侵权时长为1.75年，在确定合理倍数的时候综合考虑了原告许可商标使用范围、区域，被告侵权行为的性质、销售方式、销售范围等，确定本案商标许可使用费至少应按欧普公司授权给销售商的涉案商标许可使用费的2倍计算。因而，许可费倍数=涉案商标每年的许可使用费×年数×合理倍数（36.5万×1.75×2）。
3、裁量性方法确定基数时的考量因素。
实务中，确定“原告实际损失数额、被告违法所得数额或者因侵权所获得的利益、许可使用费的倍数”并不是一件简单的事情。在无法确定该相关数额时，可能会面临的一个问题就是，裁量性方法可否用来作为计算惩罚性赔偿的基数。对此，深圳市中级人民法院发布的《关于知识产权民事侵权纠纷适用惩罚性赔偿的指导意见（试行）》第十五、十六、十七条有明确的规定，并对考量的因素进行了细化列举。在先案例中，“FILA”案、“约翰迪尔”案等均适用裁量方法确定的损害赔偿作为惩罚性赔偿的基数。
4、惩罚性赔偿制度与举证妨碍制度的衔接。
知识产权损害赔偿证据往往难以通过公开渠道获得，且很多侵权行为人采取各种方式隐藏其侵权行为，更进一步增加了权利人取证的难度。《知识产权惩罚性司法解释》在第五条进一步明确了以举证妨碍制度来推定惩罚性赔偿基数的规则。对于被告构成举证妨碍的，人民法院可以参考原告的主张和证据确定惩罚性赔偿数额的计算基数，两个制度的有效衔接将有助于减轻权利人的举证负担。
在“卡波”技术秘密案中，法院责令安徽纽曼公司限期提供获利数据并附财务账册和原始凭证。安徽纽曼公司虽提交资产负债表和利润表，但以单据数量庞大和路途遥远为由未提供财务账册和原始凭证。对此，法院认为：被告以单据数量庞大和路途遥远拒绝提供没有法律依据。同时，谁主张谁举证是民事诉讼的基本原则。在举证义务已转移至某方当事人的情况下，收集提供证据和交通的成本，是该当事人理应预见和承担（至少应当预先承担）的诉讼成本。故安徽纽曼公司所述并非正当理由，其拒绝提供证据导致原审法院无法查明全部侵权获利，构成举证妨碍，应承担不利法律后果。
5、考察典型案例和相关在先案例中惩罚性赔偿的倍数确定。
赔偿倍数的确定应与侵权人的主观过错程度及情节严重程度相适应。惩罚性赔偿的倍数应在法定倍数范围内，可以不是整数。可综合考虑以下因素：侵权人的恶意程度、权利人所受损害情况、侵权人的获利情况、侵权行为对行业或社会造成的不良影响、裁量确定赔偿基数的情况等。
最高人民法院“卡波”技术秘密纠纷案法官在解读时指出：惩罚性赔偿倍数与情节严重程度具有对应关系，方符合法律适用时的比例原则。为便于司法适用、限制自由裁量的滥用，侵权情节认定为严重时可适用两倍惩罚性赔偿，情节比较严重可适用三倍惩罚性赔偿，特别严重时可适用四倍惩罚性赔偿，情节极其严重时，如满足“直接故意、完全以侵权为业、侵权规模大、持续时间长、损失或获利巨大、举证妨碍”等认定要件，则可以适用五倍惩罚性赔偿，以此构建惩罚性赔偿倍数与侵权情节严重程度之间的一般对应关系。
综上，本案中根据在案证据，本案中原告提供了三种计算方法1.以侵权人获得利益确定惩罚性赔偿基数；2.以涉案商标许可费合理倍数确定惩罚性赔偿基数；3.适用裁量性方法结合举证妨碍制度推定原告主张数额及在案证据概括计算确定惩罚性赔偿的赔偿基数。最终法院采纳了第一种计算方式，确定适用3倍惩罚性赔偿。
康桥知识产权法律业务部，知识产权是康桥的核心业务领域之一，康桥在知识产权领域深耕多年，所办理的国内外知识产权业务涵盖了专利、商标、著作权、商业秘密、反不正当竞争、计算机软件保护等专业知识产权业务，知识产权非诉项目及知识产权关联和衍生业务也是康桥广受认可的业务领域。
作者：秦鹏、咸东旭
